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如何开展美国专利布局 美国专利的答复期限延长的详细指南

随着中国经济的迅猛发展,中国创新主体的知识产权保护意识不断增强,随着中国的崛起,综合国力不断增强,影响力不断扩大,可以看到卡塔尔世界怀,除了中国队没有去,中国智造全都去了;可以看到中国的高铁、中国的建筑、中国的小商品、中国的建材中国智造纷纷走出国外,中国产品品牌出海一定是大势所驱,而美国是世界第一大经济体,也是中国智造出海热门的国家之一。如何开展美国专利布局 美国专利的答复期限延长的详细指南

中国企业应该如何开展美国专利布局

1、美国专利三种布局类型

美国作为世界第一大经济体,其中知识产权保护制度也是有很大的灵活性,这个跟中国知识产权保护制度有很大的不同,如果想在美国布局专利,主要有三种类型,一个美国发明,一个是美国植物专利,一个是美国外观专利,这三种类型的专利,保护的客体分别都是不同的,企业应该根据产品特点,选择合适的专利保护类型。另外根据美国的专利法制度,递交一件专利申请(非临时申请)后,可以以其作为母案(Basic Application)递交后续申请。常见的后续申请类型包括分案申请(Divisional Application)、续案申请(Continuation Application)、部分续案申请(Continuation-in-part Application)。

一、分案申请(Divisional Application)

(一)适用场景

根据美国专利法如果审查员认为一个申请中包含两个或更多个独立或有显著区别的发明,审查员可以要求该申请限制到其中一个发明,其余发明主题可作为分案申请递交。

美国的分案制度跟我国的专利法中对同一申请中权利保护范围单一性的要求类似。根据美国专利审查程序手册MPEP 802.01的规定:独立发明是指要求保护的两个或更多个发明之间在设计、操作和效果上没有关联。而有显著区别是指,如果两个发明在设计、操作和效果中的至少一者没有关联,并且至少一个发明相对于其它发明具备可专利性(新颖性和非显而易见性),则可以认为这两个发明是有显著区别的。

实践中,美国分案申请通常是审查员对原申请发出限制要求(即Restriction Requirement)的结果。在审查专利申请过程中,审查员如果认为该专利申请权利要求书含有超过一项发明,就会向申请人发出限制要求通知书,要求申请人把专利申请权利要求书限制为仅仅包含一项发明。对于从原申请(即母案申请)中删除或撤回的权利要求,申请人可以提出分案申请。简单理解也是从母案中分割出新的发明点,相当于生成新的专利。

(二)递交时机

如前文所述,分案申请通常是审查员对原申请发出限制要求的结果,其递交时间是在母案提出之后、母案被授权/被放弃/申请程序结束之前。法本君提醒建议企业在专利授权之前,复核专利保护是否到位,有无补充保护的地方,进行灵活调整,运用好美国灵活知识产权保护制度。

(三)说明书和权利要求书

分案申请内容不能超出母案的公开范围,实务中,分案申请的说明书基本不会改写,通常都是提交原说明书或者在删掉一些不相关的段落后再提交。分案申请的权利要求内容是从母案中分割出来的发明点,通常是原权利要求书中记载的权利要求项或者是根据说明书记载的内容新增的权利要求项。

(四)申请日和专利保护期限

分案申请享有母案与相同的申请日,其专利保护期限起算日也与母案一致。在个别的情况下,比如分案享受专利期续展(Patent Term Extension)的时候,分案的保护期有可能会超过母案的保护期。

(五)发明人

通常情况下,分案申请初始的发明人也与母案中发明人一致或者为母案中发明人的一部分。

二、部分续案申请(Continuation-in-part Application)

(一)适用情况

根据美国专利审查程序手册MPEP 201.08的规定,部分续案申请是在母案申请的生命周期内提交的、重复母案申请的部分或全部实质内容、并且增加了在母案申请中未公开的内容的申请。也即部分续案申请允许申请人在母案申请的基础上,增加母案申请未公开过的、新的主题内容,这一点与分案申请、续案申请存在明显区别。

相较之下,部分续案申请具有更大的不确定性,例如申请人可以随着产品迭代和技术更新,将新的发明主题通过部分续案申请提交,这种不确定性无疑给竞争对手形成更大的威慑作用,也可以在此基础上增加新的创意,法本君提醒,应灵活运用美国的部分续案制度,特别适用于主导市场在美国的国家,但需要注意的是,部分续案申请的新增发明主题无法享有母案相同的申请日。并且由于部分续案申请中涵盖新增发明内容的权利要求项的审查基准日是以新申请日为准,因而部分续案申请最好在母案公开前提出,如果是在母案公开后才申请的,母案或其同族可能成为现有技术文献,被用以驳回部分续案中新权利要求的可专利性,因而这也是部分续案申请的缺点所在。

美国专利的答复期限延长

首先First

我们需要明确一点,美国专利的答复期限延长允许在答复期限后完成答复+提交延长请求+支付延长费用这“一键三连”的动作,而不需要在到期前就提出请求。相比之下,中国专利申请中规定的则是“二加一”:在答复期限截止前请求期限延长+支付延长费用这两个动作,然后在延长期限内完成答复这一个动作。

其次SECOND

我们来看美国专利申请中的答复期限延长费用,从美国专利局的收费标准上可以看到,费用如下:

image.png

形式上看起来最长可以延长5个月,答复时间拖得越久所需要支付的官费就越贵:如果在期限后5个月才能提交答复,则对于大实体而言所需要支付的官费高达3160美元。

那么是否如看上去那样提交所有答复的时间都能延长最多5个月的时间呢?

我们接下来就来聊聊延长时间。

NEXT

美国专利申请中的官方通知(official letter)一般可分为通知书(Notice)和审查意见(Office Action)。

 通知书(Notice)没有法定答复期限,审查员一般会指定2个月的非法定期限。

37 CFR 1.134

根据(美国专利法典?第)37 CFR 1.134[2](条款),审查意见的法定答复期限为最长6个月,但是审查员一般会在发出的审查意见中指定缩短的法定期限(shortened statutory time period),通常为2个月(比如限制性要求通知书RR)或3个月。

37 CFR 1.136(a)

 根据37 CFR 1.136(a)[3]规定:如果申请人无法在非法定期限或缩短的法定期限(shortened statutory time period)内进行答复,除了一些特殊情况(比如审查意见中通知申请人不可延长等)可将答复期限延长至以下两者中的较早者:

1)法定最大期限;

2)答复期限后5个月。

那么,对于通知书(Notice)来说,没有法定最长期限,则答复期限在通知书所设期限(通常是2个月)后申请人最长还能延长5个月,从第3个月开始需要支付延长费,详见如下表格:

image.png

而根据37 CFR 1.134,审查意见通知书的法定答复期限为最长6个月,除非审查员在通知书中明确指出必须在小于6个月的时间段内获得答复。

可见,在答复审查意见时,如果通知书中没有明确说明不允许延长,则最长可以从通知书发出日起6个月内进行答复。

以下举例说明:

审查意见中审查员设定答复期限2个月,则如有需要申请人可将答复期限延长至以下两者中的较早者:

1)通知书发出之日起6个月内;

2)通知书所设答复期限(即2个月)后5个月。

上述1)较早,即在审查员所设置的2个月后,申请人最长还能延长4个月;因为2)的情况则已经超出了法定期限6个月,就不予考虑了。

如果审查意见通知书中审查员设定答复期限0.5个月,则如有需要申请人可将答复期限延长至以下两者中的较早者:

1)通知书发出之日起6个月内;

2)通知书所设答复期限(即0.5个月)后5个月。

上述2)较早,即在审查员所设置的0.5个月后,申请人最长还能延长5个月;因为1)的情况则已经超出了法定期限6个月,就不予考虑了。

举一反三,如果审查意见通知书中审查员设定答复期限1个月,则答复期限最长还能延长5个月。

而最常见的情况是,美国的审查意见(Office Action)会把答复期限设置为3个月,那么答复期限最长还能延长3个月,从第4个月开始需要支付延长费,详见如下表格:

image.png

此外,对于PCT进入美国国家阶段的申请案,根据美国审查指南的规定(MEMP 1893.01(d) [4]):如果申请人提交的译文有遗漏或者有缺陷,美国专利局将会发出补正通知(Notification of Missing Requirements,即PCT/DO/EO/905),该通知书会设置一个补正期限,这个期限是以下两者中的较晚者:

1)优先权日起32个月;

2)补正通知书发出之日起2个月。

更进一步,这个期限还可以根据37 CFR 1.136(a)的规定延长额外5个月。

 但是,这个规定仅适用于PCT进入美国国家阶段的申请案,却不适用于通过PCT Bypass途径进入美国的案件;对于通过PCT Bypass途径进入美国的案件,这个期限一般就是补正通知书(Notice to Filing Missing Parts)发出之日起2个月,根据37 CFR 1.136(a)的规定可延长额外5个月(即没有“优先权日起32个月”这一选项)。这也很好理解,本来通过PCT Bypass途径进入美国的案件就被视为PCT申请案的一件美国CA(Continuation Application)或CIP(Continuation-in-part),因此当然适用于美国申请的相关规定。

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