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美国专利授权之后如何进行修改、怎样延长自己美国专利的生命周期

美国作为知识产权发展较早的国家之一,在专利修改方面也有着独到的见解。对比我国专利授权修改的方式,主要有一下几个方面的区别:在我国,专利授权后只能在无效宣告程序中进行修改,而在美国,专利权人有多种授权后修改途径,包括更正证书、申请再颁专利、单方再审,双方重审和授权后复审。

美国专利授权之后如何进行修改、怎样延长自己美国专利的生命周期

美国专利授权之后修改4个方法

一、更正证书

根据美国专利法规定,专利申请人可以通过更正证书对授权后专利文件中的错误进行订正,所谓的较小印刷错误的修改即包括对拼错的单词、遗漏转让人名字或者错将修改后的权利要求印刷成了修改前的权利要求等。该类错误的订正须基于失误和非欺骗的意图。

二、申请再颁专利

专利权人发现授权专利中存在无法通过更正声明或放弃权利声明进行弥补的错误时,可主动放弃原来的专利并递交再颁申请,要求专利审查部门对该专利权利要求再次进行审查。再颁申请被授予专利权时,原专利即被视为放弃,再颁专利的到期日期就是原专利原本的到期日期。再颁专利必须得到原说明书公开的支持,但在获得原说明书的公开支持下,允许申请人在原专利授权日起2年内,提出扩大权利范围再颁申请

三、单方再审中的修改

在单方再审程序中,专利权人、被许可人,甚至是美国专利商标局负责人均可引用专利或印刷出版物,向美国专利商标局请求再审。若美国专利商标局接受单方再审请求,则专利权人可以在对美国专利商标局的陈述环节中,要求修改权利要求以缩小专利保护范围、考虑新的权利要求、删除权利要求等,但在再审过程中不能引入新的主题。

四、双方重审中的修改

与上文所述的单方再审制度相比,美国专利商标局给予了第三方请求者更多的参与机会。在该程序下,专利权人一般来说可修改一次,删除被挑战的权利要求,增加权利要求作为替代。修改时,不得扩大专利保护的范围,也不得引入新的主题。但在双方同意的情况下,可做其他修改。对于这里所指的“其他修改”,则需根据不同的情形进行分析确定。

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怎样延长自己美国专利的生命周期

美国法律有明确的专利期调整制度(Patent Term Adjustment - PTA),补偿由于美国专利局(USPTO)自身审查延误导致的专利期损失。USPTO自身审查延误往往会导致专利的授权日(issue date)延后,致使从授权日到专利过期日的专利期变短,因此需要补偿,也就是相应延后专利过期日。

美国PTA补偿是由USPTO自动给予专利权人,无需申请。PTA具体补偿天数会出现在USPTO的授权通知Issue Notification中,也会出现在公开的专利文件首页。实际情况中补偿天数时常能达到几百天,对于专利权人来说无论是收取许可费或者发起侵权诉讼都是不应忽视的一个因素。

中国2020年修订的《专利法》第42条也规定了类似的专利期调整制度,包括:自发明专利申请日起满四年,且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的,国家知识产权局应专利权人的请求,就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿,但由申请人引起的不合理延迟除外。另外,为补偿新药上市审评占用的时间,对在中国获得上市许可的新药相关发明专利,国家知识产权局应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过五年,新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。根据该规定,在中国,申请人需要主动提出申请才能获得专利期限的补偿。

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