很多朋友问专才知识产权,关于美国专利申请面对授权时的逻辑,专才知识产权详细为你解答:
专利申请被通知授权之后,是否申请人缴了费,这个专利申请就不用管了?
授权之后还需要考虑分案或续案的必要性,如果不需要分案或者续案,才能”不管“。据笔者了解,大部分申请人或企业,在被通知授权之后,”欢天喜地“地缴费,并未考虑该专利申请是否还有续案或分案地价值,这其实对申请人来说,这个专利申请的技术并未最大化发挥价值。
进一步的,如果需要美国续案和中国分案,两者处理上又有什么差异呢?
美国续案和中国分案制度是不同的,美国申请如果处于”活着“,是可以持续递交续案(具体可以查看文章美国专利-基于续案的定向打击[2]);但是中国分案是有期限的,即使各种延期的方式结合,最长的期限也只有7年左右(具体可以查看文章如何保护产品-中国延审和分案的应用[3])。正是因为这个差别,中美专利申请授权之后,处理逻辑是不同的。
美国专利申请和中国专利面对授权时的逻辑差别是什么
根据美国专利申请的续案制度[4],申请人可以基于原申请递交续案申请(continuation application),或部分续案申请(continuation-in-part application)。在递交分案申请和续案申请过程中,申请人可以提出与之前申请完全不同的权利要求,只要这个权利要求在说明书中有支撑即可,而部分续案申请允许在其中加入在先申请没有披露的新内容(new matter)。但是,需要注意的是,部分续案中加入的新内容是不能要求在先申请的优先权的。
在美国续案制度下,申请人可以通过持续递交续案,使得案件处于“活着”的状态,所谓“活着”的状态是指可以继续递交续案申请,享受原申请的申请日。例如,有这么1件美国专利申请[5],其申请日是2017年10月23日,最早优先权日却是1996年12月12日,虽然距最早优先权日已过20年的时间,但是通过借助美国续案制度,该2017年10月23日的在后申请仍然可以使最早优先权的同族申请保持“活着”的状态。
在往期文章基于续案的定向打击[2]中,通过Raffel Systems诉香港敏华家具案的续案布局策略分析中可以看出,美国续案申请可以作为对抗竞争对手的利器。在打击目标明确时,可以选择及时递交母案中相关产品的续案申请,对母案中的产品形成更稳定的保护;在“局势”不明朗或定向打击目标不够明确时,可以在尽可能接近续案递交截止日期时递交续案专利申请,此时续案专利申请的目的可能并非用于对产品的进一步保护,甚至新的续案申请并不存在实质性的保护内容,其续案申请提出的目的可能仅仅在于让母案“活着”。这样一来,可以持续享有母案优先权,为后续需要遏制竞争对手时提出的续案申请提供优先权基础。当然一定程度上可能可以起到迷惑对手的效果,让对手误认为并未对其产品构建权要进行保护。
另外,在企业的产品存在更新迭代时,仍然可以基于“活着”的基于母案的同族申请提出部分续案申请,特别是迭代的技术跟母案的技术存在关联性时,更是应该如此。部分续案中,虽然新增内容因为不在母案的说明书范围内,不能享有母案优先权,但是母案的内容仍然是可以享受优先权的。所以美国的部分续案不仅可以允许申请人顺应产品或技术的迭代更新,增加新内容,也能让基于母案的同族申请一直“活着”。
如此看来,美国续案制度在布局美国专利保护策略的过程中具有重要作用,其中,持续保证基于母案的同族申请“活着”至关重要,因为只有基于母案的同族申请“活着”,未来申请人才能看准时机,给竞对“致命一击”。所以,美国申请专利授权后,如果美国专利申请未来可能还有应对市场和竞争对手的价值,不妨申请续案保持“活着”的状态。而且,为了“活着”的时间足够长,在美国专利申请授权后不建议“一股脑”将所有能续案的方案都提交权利要求,因为美国只有持续续案才能“活得长”,而且,可以注意提交续案的时间点,比如,上一个续案递交截止日期快到时才提交新的续案,这样也能充分发挥每个续案在“延迟寿命”上的贡献。当然,在“母案”活着期间,申请人若是存在任何需要布局的续案,可以随时提出。
中国专利申请面对授权时的逻辑
中国分案制度中,中国分案申请的递交时间以最早递交的原始申请为基础,通常是在最早递交的原始申请一定期限内提出(详细介绍可参考往期文章中国分案制度中的分案期限要求),在期限届满后,即使还有分案在进行中,也不能再提出分案。换言之,案件无法通过不断地提交分案保证其处于“活着”的状态。例如,申请A为最早递交的原始申请,基于申请A递交了分案申请B,申请A已经授权且当前已经超过了递交分案的期限,分案申请B还处于实质审查过程中,此时也不能再递交新的分案。所以中国专利申请“活着”的时间是很有限的,如果按照正常的申请流程,不使用任何延迟的手段,一般时长在2年左右。即使,将所有能延迟的手段都用上,中国专利申请“活着”的最长期限也只有7年左右。因此,中国专利申请面对授权时,如果有分案的需要,可以尽早地提出。如果分案目标明确,甚至可以同时递交多件分案。
美国专利的续案申请制度
首先,我们先看一下三种申请类型的共同点。不论是分案、续案,还是部分续案,提出申请的时间都是在在先申请(即母案)提出之后,以及在先申请被授权/被放弃之前。申请人可以基于最早的原始申请(即第一份美国申请)提出后续申请,也可以针对原始申请的后续申请提出进一步的后续申请。在基于同一份原始申请派生出的所有申请中只要有一份尚处于未决期间,申请人都可以继续向USPTO递交后续申请。
下面我们再来一一了解下各种延续案的具体规定。
分案申请
分案申请最重要的特征:此后续申请的权要所涉及的发明和母案权要涉及的发明是不同的。简单说来,就是分案和母案分别针对不同的发明。
比较常见的情况是申请人收到了审查员发出的“限制性要求”(Restriction Requirement,RR)时,把在母案中因为RR而撤下的权要在分案中递交。这样的操作也可以称为“被动分案”。
具体而言,如果审查员认为母案具有单一性问题,即审查员认为申请中包含超过一项发明。举例来说,母案有20条权要,审查员可能会认为权要1-10属于发明一,而权要11-20属于发明二。申请人需要从两组权要中选择一组作为实质审查的对象。此时,如果申请人选择母案中保留发明一,即让权1-10继续接受审查,而对于撤回的权要11-20,申请人可以在期限内递交分案,以分案的形式对其进行保护。
与“被动分案”相对应的,即使审查员没有在母案中发出RR,申请人理论上来说也可以基于在先申请提出分案申请,这就是主动分案。
对于分案申请,说明书部分不可超出原申请(母案)的公开范围,因此分案与母案的申请日及优先权日一致。这一点和续案相同,但和部分续案不同。
续案申请
与分案不同的是,续案权要所指向的发明和母案中的发明的关系并不是像分案与母案那样泾渭分明,而更多的是对母案的进一步补充延续。续案申请能够要求在先申请的优先权,但不能在申请中加入任何在先申请中没有披露的内容。
通常续案申请会延续使用在先申请中的说明书和附图,但是其权要和母案是不同的。申请人可以根据披露的发明内容提出不同的权利要求保护范围。在实务中,申请人可以设计比母案更宽泛的权要,以寻求获得更大的范围;最常见的情况是续案权要与母案权要有交集,但又包括新特征,这样可以使续案与母案的保护范围有交叉,形成更扎实的保护。
部分续案申请
在某些方面,部分续案申请与续案申请类似,例如两者都不强调其针对的发明与母案的发明不同。与续案申请相区别的是,部分续案申请允许在其中加入在先申请没有披露的新内容(new matter)。因此,部分续案的好处是可以保护母案未充分保护的技术点,加入新元素构建新权要。
但是,需要注意的是,部分续案中加入的新内容是不能要求在先申请的优先权的。因此包含新内容的权利要求的可专利性评价需要以部分续案申请的申请日作为可专利性的评判标准,而不能追溯在先申请的申请日。
在实践中,递交续案申请(包括续案和部分续案)是很多申请人喜欢使用的申请策略,但也应注意到这种申请本身包含了巨大的不确定性。申请人往往可以根据技术发展的不同阶段,提交续案申请,这就使得部分续案申请的保护范围有更大的可操作空间,对竞争对手来说无疑是一种巨大的威慑。同时,由于部分续案可以加入新内容,因此有可能获得比母案更宽的保护范围。
但要注意的是,部分续案如果是母案或同族的其他申请(如PCT申请)公开一年之后才递交,那这些在先申请就会成为部分续案的现有技术文献,可被用来否定部分续案中权要的创造性。
总之,分案、续案和部分续案都是专利申请处于未决期间,也即处于未放弃或未授权的状态,申请人可以提出的后续申请。通过递交后续申请,申请人可以利用原始申请的披露内容寻求不同的权利要求保护范围。为方便读者更方便对比三种申请类型的特点,
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